NewsLa Cassazione torna a parlare di royalties

18 Ottobre 2018

La Corte di Cassazione, con le ordinanze 27 settembre 2018, nn. 23286 e 23289, ha affermato che il legame rilevante ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore doganale della merce sussiste non soltanto quando il titolare del marchio è dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività, ma anche quando il rapporto di licenza prevede che i fornitori non possano immettere liberamente i prodotti sul mercato, ma debbano trasferirli a soggetti designati dal licenziante, ossia ai licenziatari.

E invero, secondo i giudici di legittimità il rapporto di licenza sarebbe, di per sé, connotato da penetranti poteri di controllo del titolare del marchio sul licenziatario, al fine di garantire che tutti i prodotti licenziati siano omogenei e funzionali.

Tale interpretazione, che pare ancora più restrittiva rispetto all’orientamento che si era formato prima dell’estate (Cass., sez. trib., 6 giugno 2018, nn. 14546, 14547 e 14548), sembra anzitutto confondere il controllo sul produttore (rilevante ai fini royalties) con il controllo sul prodotto, il quale, di norma, si traduce in un controllo di qualità, a tutela dell’immagine e della reputazione del marchio (non rilevante ai fini royalties).

Attraverso un’attenta lettura delle clausole del contratto di licenza, infatti, occorre distinguere le due tipologie di legame, onde evitare che vi sia, come affermato dalla Commissione europea, un’automatica e indistinta inclusione delle royalties nel valore della merce importata (Taxud B4/(2016) 808781).

È necessario, infine, individuare correttamente i soggetti nei confronti dei quali deve sussistere il controllo.

E invero, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di legittimità, i penetranti poteri di controllo/orientamento devono intercorrere non tra il licenziatario e il licenziante, ma tra quest’ultimo e il produttore estero.

Alla luce della più recente giurisprudenza, pertanto, le società che importano in Italia e che detengono in licenza un marchio devono pianificare attentamente le loro operazioni doganali, valutando ogni profilo di rischio.

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